CAFC entrega ganancias y pérdidas para Uniloc en decisiones precedentes separadas sobre la legitimación

"El caso de Apple abordó y decidió los mismos temas que se presentan aquí; esos temas fueron realmente litigados; los temas fueron determinados por un juicio válido y definitivo; y la determinación de los tres temas fue esencial para el juicio previo". – CAFC

En una decisión precedente emitida el viernes, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal (CAFC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. confirmó una decisión de la corte de distrito de que Uniloc USA, Inc., Uniloc Luxembourg, SA y Uniloc 2017 carecían de legitimación para demandar a Motorola y Blackboard por infracción de patente porque fue obstaculizado colateralmente por una decisión anterior en su caso con Apple. Pero en un fallo precedente separado, la CAFC dijo que la licencia no exclusiva de Uniloc con Fortress Credit Co, LLC fue rescindida por acuerdo antes de las demandas de patentes de Uniloc contra Google, eliminando la capacidad de Fortress de sublicenciar las patentes en demanda y manteniendo la posición de Uniloc. .

En sus apelaciones separadas contra Motorola y Blackboard, Uniloc USA/Uniloc Luxembourg (las Uniloc) y Uniloc 2017 argumentaron que el Tribunal de Distrito de los EE. derecho a sublicenciar Fortress, los fallos de los tribunales de distrito no son consistentes con" decisiones anteriores del Circuito Federal. Unilocs y Uniloc 2017 habían celebrado un Acuerdo de participación en los ingresos y de compra de pagarés y garantías (RSA) con Fortress con respecto a un préstamo que Fortress hizo a Unilocs. RSA dijo:

"[L]a [Unilocs] otorgará a [Fortress]... una licencia no exclusiva, libre de regalías (incluido el derecho a otorgar sublicencias) con respecto a las Patentes, que se evidenciará y reflejará en, el Acuerdo de Licencia de Patente. [Fortress]... solo utilizará dicha licencia después de un Evento de Incumplimiento".

Dado que Unilocs no "cumplió ni cumplió ninguno de los convenios o acuerdos contenidos en el Artículo VI", incluido el haber recibido un objetivo de monetización de $ 20,000,000 para los cuatro trimestres que terminaron en marzo de 2017, CAFC dijo que "esto parecía constituir un Evento de Incumplimiento resultante en una concesión de licencia efectiva a Fortress". En noviembre de 2017, Unilocs demandó a Motorola por infracción de la patente estadounidense n.º 6.161.134, que formaba parte del Acuerdo de licencia, y Motorola solicitó el despido por falta de legitimación. Luego, en diciembre de 2020, Motorola alertó al tribunal sobre la decisión en Uniloc USA, Inc. v. Apple, Inc., en la que "el tribunal determinó que Uniloc USA carecía de legitimación porque la patente reclamada había sido licenciada a Fortress, y Fortress tenía derecho a sublicenciar la patente reclamada al presunto infractor".

El tribunal de distrito finalmente desestimó el caso de Motorola por falta de jurisdicción en la materia sin hacer referencia al caso de Apple. En cambio, el tribunal dijo que Unilocs "cometió al menos un Evento de Incumplimiento suficiente para desencadenar la adquisición de la licencia por parte de Fortress y que este Evento de Incumplimiento no fue subsanado ni anulado". Se basó en la jurisprudencia que involucraba a los licenciatarios exclusivos, a diferencia de los propietarios de patentes, y sostuvo que Unilocs carecía de legitimación "porque Fortress tenía el derecho teórico de sublicenciar la patente reclamada al presunto infractor, y Unilocs, como resultado, carecía del derecho de exclusión". necesario para conferir legitimación”. Los hechos de la demanda de Uniloc 2017 contra Blackboard por infracción de las patentes de EE. UU. Nos. 6,324,578 y 7,069,293 fueron idénticos y el tribunal de distrito igualmente desestimó la demanda por falta de legitimación, indicando que la decisión de Motorola resultó en un impedimento colateral.

En su discusión, el Circuito Federal primero reconoció que el argumento de Uniloc de que incluso si hubiera otorgado una licencia y el derecho a sublicenciar a Fortress, todavía tiene la vigencia del Artículo III, tiene una "fuerza considerable". El CAFC explicó:

"Los propietarios de patentes y los licenciatarios no tienen derechos de patente idénticos, y podría decirse que los propietarios de patentes no carecen de legitimación simplemente porque otorgaron una licencia que le dio a otra parte el derecho de sublicenciar la patente a un presunto infractor".

Sin embargo, la CAFC no necesitaba llegar a ese tema porque determinó que Uniloc estaba colateralmente impedido de hacer valer su legitimación debido a la decisión de Apple. Si bien Uniloc había registrado su apelación de la decisión de Apple, el 22 de junio de 2021, Uniloc y Apple se movilizaron conjuntamente para desestimar voluntariamente la apelación de conformidad y no solicitaron que la CAFC anule la decisión del tribunal inferior o devuelva el caso para que sea anulado. En última instancia, "el caso de Apple abordó y decidió los mismos temas que se presentan aquí; esos temas fueron realmente litigados; los temas fueron determinados por un juicio válido y definitivo; y la determinación de los tres temas fue esencial para el juicio anterior". dijo el CAFC, dictando así que se debe aplicar el impedimento colateral. Si bien el tribunal tiene cierta discreción para no aplicar el impedimento colateral en un caso en el que la parte que afirma el impedimento colateral no era parte del litigio original, esa discreción es limitada y no ilimitada, agregó la opinión.

Entre otros argumentos, Uniloc dijo que el impedimento colateral no debería aplicarse porque carecía de incentivos para litigar la decisión de Apple a través de una apelación considerando la oportunidad de acuerdo presentada. Pero el CAFC dijo que la cuestión de la situación era fundamental para la apelación y que Uniloc debería haberlo previsto. Uniloc también intentó argumentar que la decisión del tribunal de distrito era simplemente incorrecta y, por lo tanto, no debería aplicarse el impedimento colateral, pero la CAFC dijo que esta no es una base adecuada para negar el impedimento colateral.

El juez Lourie presentó puntos de vista adicionales para reiterar que "Uniloc todavía tenía derecho a demandar a los infractores sin licencia después de otorgar la licencia", lo que dijo que la mayoría subestimó en su opinión. Lourie escribió:

"El tribunal de distrito, respetuosamente, abordó incorrectamente este tema como uno de determinar qué es una licencia exclusiva, citando casos sobre si un licenciatario exclusivo solo tiene capacidad para demandar sin unirse al propietario de una patente. Ese no es el caso ante nosotros... . La concesión de una licencia no exclusiva con derecho a sublicenciar, como aquí, otorga al licenciatario el derecho a sublicenciar a otros. Pero el titular de la patente aún conserva el derecho de demandar a los infractores sin licencia".

Sin embargo, Lourie estuvo de acuerdo con la mayoría en que Uniloc aún perdió su derecho a apelar debido a un impedimento al llegar a un acuerdo con Apple, en lugar de apelar.

En una segunda decisión relacionada con la demanda de Uniloc contra Google por infracción de una variedad de patentes, la CAFC sostuvo que un Acuerdo de rescisión con fecha del 3 de mayo de 2018 rescindió el acuerdo de licencia entre Uniloc y Fortress y, por lo tanto, Fortress no tenía la capacidad para sublicenciar las patentes en cuestión en el momento de la demanda contra Google. A diferencia de los casos contra Motorola y Blackboard, que se presentaron antes del 3 de mayo de 2018, fecha en que se firmó el Acuerdo de rescisión, las demandas contra Google se presentaron en noviembre y diciembre de 2018. Por lo tanto, CAFC finalmente revocó y devolvió la decisión del tribunal de distrito. para procedimientos consistentes con su interpretación del contrato relevante.

Fuente de la imagen: Deposit PhotosImage ID:2600112Copyright:swinnerrr

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